Cour d'appel, 24 février 2011. 09/01592

R.G : 09/01592 Décisions - du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 13 octobre 2005 RG : 2000/1075 - arrêt cour d'appel de Lyon - 1ère chambre civile A - du 4 octobre 2007 RG. : 05/08102 - arrêt Cour de cassation du 3 mars 2009 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Février 2011 APPELANTE : Société [P] [G] - SA [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP GEIE CARLER Avocats, avocats au barreau de PARIS INTIMEES : Société [M] [O] ROSES, Société de droit anglais [Adresse 1] [Adresse 1] ROYAUME UNI représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON Société HULDER HOLLAND BV, Société de droit néerlandais Overloonseweg 11 A 58201 EE - VIERLINGSBEEK - PAYS BAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 24 Février 2011 Audience présidée par Michel GAGET, président, et Christine DEVALETTE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier. A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - Christine DEVALETTE, conseiller - Bernadette AUGE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 13 octobre 2005 qui constate que la société [P] [G] contrefait les marques '[W] [S], [K] [Y], [C], [L] [A], [I] [X], et [B]' pour lesquelles la société [M] [O] Roses et la société Hulder Holland BV pour la marque [I] [X] avaient des droits protégés, et qui lui fait interdiction pour l'avenir d'en faire usage, sauf pour la marque [B] ; Vu l'appel formé par la Sa [P] Briand et l'arrêt rendu par cette Cour le 04 octobre 2007 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 mars 2009 annulant l'arrêt de la Cour de Lyon en date du 04 octobre 2007 en ce qu'il a déclaré valables les parties françaises des marques '[W] [S]', '[K] [Y]', '[C]', et '[L] [A]' ; Vu les conclusions de la Sa [P] [G] en date du 09 février 2010 dans lesquelles elle conclut au mal fondé de toutes les demandes des sociétés [M] [O] et Hulder Holland aux motifs, d'une part, que les marques dont la protection est demandée n'ont pas de caractère distinctif, et, d'autre part, que les marques de la société [M] [O] Roses ont été déposées en violation des dispositions de l'arrangement de [Localité 2] du 14 avril 1891 et au protocole relatif à cet arrangement en date du 27 juin 1989 ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est réclamé le paiement de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive et pour préjudice commercial, outre 100.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et la publication du dispositif de l'arrêt dans deux quotidiens nationaux et quatre revues horticoles ; Vu les conclusions de la société [M] [O] Roses et de la société Holland BV en date du 03 mai 2010, développées au visa des articles L. 623 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles L.711.1 et 2, L 714.1, L. 714-6 et 7 du même code, des dispositions de l'arrangement de [Localité 2], et des articles 1382 et 1383 du code civil, et soutenant : * la recevabilité des demandes pour les marques de la société [M] [O] Roses à savoir : [W] [S], [K] [Y], [C] et [L] [A] pour la période du 28 avril 1999 au 28 septembre 2001 ; * la constatation que la société D.A.R. disposait d'un établissement industriel et commercial effectif et sérieux au Pays Bas ; * la déclaration que les marques revendiquées sont valides sur ces périodes comme régulièrement protégées ; * la déclaration pour la marque [I] [X] quelle bénéficie d'une protection définitive pour les périodes du 28 septembre 1998 au 06 mai 1999 et du 06 mai 1999 au 28 septembre 2001; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est demandé de constater que la Sa [P] [G] a contrefait les marques litigieuses et de prononcer l'interdiction d'en faire usage sous peine d'astreinte de 77 euros par infraction constatée, outre la condamnation de cette dernière société à verser la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 juin 2010 ; En 1987 et 1988 la société hollandaise Hulder Holland a déposé aux Pays-Bas les marques internationales, désignant la France, '[I] [X]', '[W] [S]', '[K] [Y]', '[C]' et '[L] [A]', s'appliquant à des plantes vivantes et à leurs parties. Elle a par la suite cédé la marque '[I] [X]' à la société anglaise [M] [O] Roses. Cette dernière a procédé, entre le 28 avril et le 06 mai 1999, au dépôt auprès de l'office d'enregistrement des Pays-Bas des marques internationales désignant la France '[W] [S]', '[K] [Y]', '[C], et '[L] [A]', s'appliquant également à des produits végétaux, notamment des rosiers, puis a agi en contrefaçon de chacune de ces marques à l'encontre de la société française [P] [G], qui a objecté la nullité des enregistrements. La société Hulder Holland est intervenue aux débats aux côtés de la société [M] [O] Roses. DECISION Sur le dépôt de marques internationales Vu l'article 1° de l'arrangement de [Localité 2] du 14 avril 1891 auquel le Royaume Uni n'a pas adhéré de sorte que ses nationaux ne peuvent en bénéficier ; Pour bénéficier de la protection prévue par ces dispositions, sur les territoires des pays adhérents, il est nécessaire de justifier, dans l'un des pays, d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. La Sa [P] [G] soutient que la société D.A.R., société de droit anglais a commis une fraude en prétendant posséder aux Pays-Bas un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux. La société D.A.R. fait valoir, au contraire, qu'il n'y a pas violation des dispositions de l'arrangement de [Localité 2] ans la mesure où elle a déposé les marques [W] [S], [K] [Y], [C] et [L] [A] en utilisant comme dépôt de base les marques qui avaient été déposées aux Pays-Bas par Hulder et cédées par elle et où elle avait bien un établissement effectif et sérieux aux Pays-Bas. Mais contrairement à ce que soutient la société D.A.R. dans ses écritures, les différents documents produits au débat et communiqués entre les parties ne caractérisent pas, comme le fait observer, à bon droit, la Sa [P] [G], un établissement industriel et commercial, effectif et sérieux, au sens de l'arrangement de [Localité 2] du 14 avril 1891, installé aux Pays-Bas, alors considéré, comme pays d'origine. En effet, d'une part, et malgré la sommation de communiquer faite le 06 novembre 2006, aucune pièce ne prouve l'accord de cession de marques entre la société néerlandaise Hulder Holland et la société de droit anglais D.A.R., observation faite que ces marques auraient été enregistrées en 1987, acquises en 1989 par la société D.A.R. qui les a déposées le 28 avril 1999, en donnant une adresse qui ne témoigne pas, en elle-même, d'une réelle activité de son établissement. En effet, d'autre part, outre les différentes adresses de son établissement en Hollande, il n'est donné, dans les productions, aucun document comptable ou fiscal, permettant de vérifier si l'établissement aux Pays-Bas a un caractère effectif et sérieux. Aucun document ne témoigne d'une réelle activité industrielle ou commerciale. En conséquence, la société D.A.R. ne peut pas se prévaloir d'une protection fondée sur l'arrangement de [Localité 2] pour les marques revendiquées. Sur l'acquisition de la marque [I] [X] La société D.A.R. a acquis e 06 avril 1999 cette marque internationale déposée par la société néerlandaise Hulder Holland, le 06 juillet 1987. Et il n'est pas établi que lors de l'acquisition de cette marque, la société D.A.R. bénéficiait, aux Pays-Bas, d'un établissement effectif et sérieux. Il résulte, en conséquence, que, pour la partie française de la marque internationale [I] [X], la protection doit être annulée. En définitive, les dispositions de l'arrangement de [Localité 2] n'étant pas respecté par la société D.A.R., elle ne peut se prévaloir des marques qu'elle oppose à la société [P] [G] de sorte que l'action en contrefaçon est mal fondée. Sur le caractère usuel des signes déposés à titre de marque Vu l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Il convient de rechercher si, à la date de dépôt des marques, les signes litigieux n'étaient pas devenus la désignation usuelle des variétés déposées concernées. Il est certain que les variétés des rosiers, objet du litige, et connus pour les dénominations, [W] [S], [K] [Y], [C], [I] [X], [B] et [L] [A], ont été obtenues, dans les années 1980 par un obtenteur anglais, en l'occurrence [M] [O]. Il est certain aussi que [M] [O] ou la société [M] [O] ne bénéficie pas, en France, d'une protection donnée par un certificat d'obtention végétale, et ce, pour aucune des dénominations revendiquées à titre de marque. Et contrairement à ce que font valoir les sociétés D.A.R. et Huder, les dénominations des marques sont dépourvues de caractère distinctif, car elles désignent, de manière usuelle des variétés de roses. Comme le montre, à bon droit, la société [P] [G], dans ses écritures, les marques revendiquées qui étaient protégées jusqu'en juillet 1997, sont tombées dans le domaine public et sont devenues les noms usuels des variétés en cause. En effet, la société D.A.R. oppose six marques à la société [P] [G] : - les marques internationales : * [W] [S] n° 713 570 déposée par ses soins le 28 avril 1999, * [K] [Y] n° 713 569 déposée par ses soins le 28 avril 1999, * [C] n° 713 567 déposée par ses soins le 28 avril 1999, * [I] [X] n° 512 725 déposée le 06 juillet 1987 par la société Hulder Holland auprès de qui elle l'a acquise le 06 mai 1999, * [L] [A] n° 713 565 déposée par ses soins le 28 avril 1999, Sur le défaut de caractère distinctif de la marque [I] [X] Cette marque déposée le 06 juillet 1987 par la société Hulder Holland et cédée le 06 mai 1999 à la société D.A.R. concerne une appellation qui était usuelle en France, en 1987, pour désigner une variété de rose, comme montre, à bon droit, la société [P] [G], en faisant référence au certificat anglais du rosier '[I] [X]'. Il est certain que ce document établit que '[I] [X]' est la dénomination variétale du rosier dont le certificat d'obtention végétale valable sur le territoire britannique porte la mention : '[E] - [I] [X]'. Et il est certain que, dans le langage professionnel, le caractère usuel de cette dénomination rendait, au moment du dépôt, celle-ci indisponible et insusceptible de constituer une marque. Sur les quatre autres marques internationales : [K] France, [C], [W] [S] et [L] [A] : Ces marques qui avaient été déposées en 1987 n'ont pas été renouvelées, comme le montre la société [P] [G] de sorte que le 06 Juillet 1997, elles sont tombées dans le domaine public. Comme le prouvent les documents produits au débat et comme l'observe, à bon droit, la société [P] [G], ces dénominations sont devenues usuelles dans le langage professionnel et dans le langage courant. Et l'usage de ces vocables a bien un caractère nécessaire, générique et dépourvu de toute distinctivité au point que les revues et ouvrages désignent ces rosiers sous ces vocables qui font référence à une variété. En conclusion, contrairement à ce que soutiennent les sociétés D.A.R. et Hulder, ces marques doivent être annulées de sorte que l'action en contrefaçon à l'encontre de la société [P] [U] est mal fondée. Sur l'abus de procédure L'attitude procédurale de la société D.A.R. et de la société Hulder Holland BV qui ne pouvaient pas ignorer la fragilité des droits sur lesquels elles se fondaient et qui ont engagé en octobre 2000 et septembre 2001 une action en contrefaçon, à l'encontre de la société [P] [G] en sachant qu'elle lui porterait préjudice caractérise un abus qui lui a causé un réel et effectif préjudice que la Cour fixe à la somme de 35.000 euros, eu égard aux pièces du débat. Sur l'équité L'équité commande d'allouer, en outre à la société [P] [G], la somme de 40.000 euros, comme partie des frais non compris dans les dépens et engagés dans cette instance pour avoir droit. Sur les dépens La société D.A.R. et la société Hulder Holland BV qui succombent, supportent les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt du 04 octobre 2007. PAR CES MOTIFS, - réforme en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2005 ; - statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ; déclare nulles les marques revendiquées par la société [M] [O] ROSES à l'encontre de la société [P] [G] pour défaut de caractère distinctif et pour avoir été déposées en violation des disjonctions de l'arrangement de [Localité 2] ; prononce à l'égard de la société Hulder Holland la nullité de la protection pour la marque [I] [X] pour absence de caractère distinctif au moment du dépôt et la déchéance de ses droits à compter du 06 juillet 1997 pour les autres marques revendiquées, dans cette instance ; - déclare mal fondée l'ensemble des demandes de la société [M] [O] ROSES et de la société Hulder Holland, - les en déboute ; - condamne solidairement la société [M] [O] ROSES et la société Hulder Holland à payer à la société [P] [G] la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 EUROS) pour procédure abusive et celle de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement les mêmes aux dépens de première instance, aux dépens d'appel et aux dépens de l'arrêt cassé du 04 octobre 2007 ; - autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président